Descubre qué es la nulidad de marca y qué la puede causar
En el año 2020 entró en vigor la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la cual trajo cambios sustanciales en la forma en la que se efectúan procesos en torno a los registros de marca, sus limitaciones y otras herramientas legales relacionadas con la protección de marcas.
Si bien existen procesos como la Oposición de marca, la cual implica una reclamación por la validez de un registro; también existe otro proceso que el IMPI o un tercero podría solicitar en caso de que se detecte el indebido uso de una marca: la nulidad de marca.
Oposición de marca: Qué es, para qué sirve y cómo funciona
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¿Cuándo se efectúa una nulidad de marca?
La nulidad de marca es un proceso que lleva a cabo el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI) ,el cual tiene dos escenarios de interés para los titulares de marcas. En primer lugar, el Instituto puede descubrir que la marca merece la nulidad según lo estipulado por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en sus Artículos 173, 175 y 258, siendo algunas de las posibles causales:
1. Si el titular de la marca no puede demostrar la fecha de su primer uso. En caso de que se encuentre una discordancia o falta de la fecha que indique la primera vez en que se hizo uso de la marca.
2. En caso de que por error se haya dado el registro a una marca a pesar de tener grado de similitud con otra. Este es el caso menos frecuente, pero puede darse la situación en la que se le haya dado el registro a la marca por error o inadvertencia de otro registro con similitudes notables.
3. Cuando el titular de la marca o representante legal de la marca haya solicitado un registro con la identidad de una marca del extranjero, sin que el dueño de dicha marca esté al tanto.
4. En caso de que la obtención del registro se haya dado de mala fe. Se refiere a la reproducción gráfica de un diseño de marca extranjera, tratando de hacerlo pasar como propio en el territorio nacional.
No obstante, existe una circunstancia en la que la nulidad puede ser aprovechada por los titulares para la protección de la marca, pues puede solicitarse cuando se quiere tener un mayor derecho sobre la misma. Esto se da en el caso hipotético de que el dueño de una marca descubra que alguien ya está haciendo uso de esta por no haber hecho su registro. En dado caso, el interesado en la nulidad debe solicitarla bajo el argumento de semejanza; no obstante, a su vez debe ser capaz de comprobar tener un mejor derecho sobre ella, al tener pruebas de un inicio de uso de la marca que sea anterior a la ya registrada.
¿Cómo se hace una nulidad de marca?
La nulidad de marca es un proceso que se realiza completamente de manera administrativa. En caso de que el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial se percate de una posible causa de nulidad, deberá llevar a cabo un proceso para declararla, pero esto no se aplica de igual manera en todas las causales.
Por una parte, si se descubre que la razón de la nulidad está relacionada con similitud con otra marca, falta de pruebas acerca del primer uso de la marca u otorgamiento por inadvertencia de una marca ya registrada; se tendrá sólo un plazo de cinco años desde su registro en la Gaceta del IMPI para iniciar un proceso.
Por otra parte, en el caso de que las causales estén relacionadas con el incumplimiento de la ley, uso provechoso de una marca del extranjero u obtención de mala fe; no habrá un plazo límite para iniciar con las acciones en contra del registro.
¿Qué efectos tiene?
En caso de que se declare una nulidad de marca, sólo habrá dos acciones que el IMPI puede efectuar:
1. Según lo establecido al final del Artículo 258, si se declara una nulidad parcial, se hará una anotación marginal acerca de las causas de origen.
2. En caso de declaración de nulidad, esta destruye de manera retroactiva todos los efectos del registro de la marca desde su fecha de aprobación
Como se puede apreciar, la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Intelectual es mucho más amplia en las opciones que los titulares de marca, y el IMPI, tienen para asegurar la legitimidad de las marcas registradas, pero hay que tener conocimiento de sus procesos y reglamentaciones para asegurar un buen manejo de los derechos y obligaciones que determina.
Si necesitas asesoría legal acerca de los procesos requeridos por tu marca, en Legal & Digital estamos para guiarte.
Referencias:
Nulidades de Registros de Marca | Olivares
La nulidad de marcas registradas (en México) | Vadillo King
¿Puedo solicitar la nulidad de una marca? | Registro de Marca en México
Ley de la Propiedad Industrial
La nulidad y la caducidad parcial de derechos de propiedad industrial ante el IMPI | De Hoyos Koloffon
